Cerere în anulare a mărcii ulterioare bazată pe reputația mărcii anterioare
Reclamanta Lucasfilm a depus o cerere de declarare a nulității împotriva mărcii UE „STAR-WARS” (marca verbală), împotriva tuturor produselor acoperite de marca ulterioară, și anume a produselor din clasa 11 (Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire, de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz sanitar.). Reclamanta a susținut că marca în litigiu profită de caracterul distinctiv și reputația mărcii anterioare binecunoscute „STAR WARS”.
Detaliile cazului
Reclamant: Lucasfilm Entertainment Company Ltd. Llc,USA
Pârâta: Longshan Lin, CHINA
Dosar nr.: C 58 296
Industrie: Film, Comerț
Jurisdicție: Uniunea Europeană
Data deciziei: 23 Nov 2023
Subiect: drepturi anterioare – motive relative de nulitate coroborat cu articolul 8 alineatul (5) din RMUE – reputația mărcii anterioare
Reclamanta Lucasfilm a depus o cerere de declarare a nulității împotriva mărcii UE „STAR-WARS” (marca verbală), împotriva tuturor produselor acoperite de marca ulterioară, și anume a produselor din clasa 11 (Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire, de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz sanitar.). Reclamanta a susținut că marca în litigiu profită de caracterul distinctiv și reputația mărcii anterioare binecunoscute „STAR WARS”.
Articolul 8 alineatul (5) evidențiază trei condiții: semnele trebuie să fie identice sau similare, marca anterioară trebuie să aibă o notorietate existentă la momentul depunerii, iar utilizarea mărcii în litigiu ar trebui să beneficieze sau să prejudicieze în mod abuziv caracterul distinctiv sau reputația mărcii anterioare.
Pentru a stabili reputația „STAR WARS”, titularul mărcii anterioare a prezentat dovezi ample, care arătau peste 40 de ani de utilizare și valoarea impresionantă a mărcii în UE. Marca anterioară a fost considerată larg cunoscută pe piața relevantă.
Existența unei legături între semne este necesară pentru a stabili un risc de încălcare a drepturilor anterioare. În acest caz, având în vedere semnele cvasi-identice, coroborate cu reputația puternică a mărcii anterioare și cu activitatea de acordare a licențelor și de comercializare a reclamantei care acoperă o gamă largă de produse/servicii, consumatorul în cauză ar crea inevitabil o legătură mentală atunci când va întâlni marca anterioară care este utilizată în raport cu bunurile contestate.
De asemenea, trebuie stabilit și un risc de încălcare a drepturilor anterioare, în acest caz sub forma unui avantaj nedrept, sau de ‘free-riding”. Acesta acoperă cazurile în care titularul mărcii în litigiu beneficiază de notorietatea dreptului anterior și, prin urmare, își însușește în mod neadecvat gradul de recunoaștere al mărcii anterioare și intensitatea folosirii acesteia sau chiar îi exploatează reputația, imaginea și prestigiul.
Concluzii
În pofida unor produse și servicii diferite (clasa 11 pentru marca ulterioară versus clasele 28 și 41 pentru marca notorie anterioară), s-a considerat că marca în litigiu ar putea profita în mod nedrept de reputația mărcii anterioare. Cererea de nulitate a fost astfel întemeiată, având în vedere reputația puternică a mărcii anterioare și activitatea de acordare a licențelor și de comercializare a reclamantei care acoperă o gamă largă de produse/servicii. Consumatorul în cauză ar stabili în mod inevitabil o legătură între semne, crezând de fapt că marca anterioară deținută de Lucasfilm este utilizată pentru produsele în litigiu.
În consecință, marca în litigiu a fost declarată nulă pentru toate produsele contestate.
